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知財の仕事、特許出願の次は「中間処理」です。
耳慣れない言葉かも知れませんが簡単に言うと

特許出願してから特許権取得(もしくは拒絶)されるまでの
出願者と特許庁や特許事務所とのやり取り

のことをまとめて中間処理と呼びます。

(ちなみに今の自分のメイン業務もここになります)
中間処理の中で一番大きな仕事は「拒絶通知の対応」です。
特許は出願したものがそのまま権利取得することは少なく、
大体の場合は特許庁から「拒絶理由通知書」なる文章がきます。
簡単に言うと「この内容では特許あげられません。理由は…」という通達です。

その通達に対してただ諦めるのではなく特許として認めてもらうために
特許庁の審査官に対して

その拒絶理由は当てはまりません、と反論する  → 意見書
拒絶理由を回避出来るように出願内容を変更する → 補正書

こんな形で反撃をすることが出来ます。

出願者と審査官がこのやり取りを何度か繰り返して
特許権として認めるか(特許査定)、認めないか(拒絶査定)が判断されます。

このやり取りが中間処理のメイン業務「拒絶通知の対応」です。

うちの会社の場合だと外部の特許事務所に出願を依頼しているので
このやり取りは以下の流れになります。

うちの会社 → 特許事務所 → 特許庁

特許事務所は特許のプロです。いろいろアドバイスもくれます。
しかし、特許事務所の言う事を全て聞いては企業内知財担当の立場がありません。

社内で開発した新技術を出願しようと特許事務所に相談したとします。
事務所の弁理士が内容を検討した上で特許を取得しやすくするために
こちらの想定範囲よりも権利の範囲を狭めようとする場合があります。
(拒絶理由を受けた場合も同様に範囲を絞った補正を提案してくる場合があります)

しかし権利行使を考えれば自社に取って意味のある範囲で権利を取得する必要があり、
そのために特許事務所にはそこまで意識して指示を出さないと行けません。
とはいえ、もちろん広い範囲にこだわりすぎて権利が取れないのも意味がありません。

自社が必要とする範囲で権利を取得する手伝いをする、のが事務所の役割です。
そして、その範囲は絶対に権利を保有する自社の知財部が決めなければ行けません。
(なぜなら権利の使用目的を決めるのが自社だからです)
それにそった意見書と補正書を事務所と一緒に考えていくことになります。

また、補正書で出願の内容を変更すると書きましたが
好き勝手に補正できるわけではありません。
出願時に想定していた内容(考えていただけでなく出願書類に書いてある事)しか
基本的には主張できません。言葉を言い換えたり、文章構成を変えたりレベルです。

この出願は別に新しくない、と言われるとカッと来て
出願書類に書いてあることないこと主張してしまう人も多いのですが
そこを冷静に線引きして出願時の主張を唯一の武器として戦う必要があります。

自社の主張は通しつつ権利を取得するために説明と交渉を粘り強く行う、
これが中間処理のおもしろさかと思います。


書いているうちに特許事務所対応が主になってしまいましたが、
もちろんその先には特許庁の審査官がいます。
直接やり取りするのはどうしても事務所が多くなりますが
事務所と協力して特許庁に権利を認めてもらうのが最終ゴールであることお忘れなく。


※ 関連ページ

知財の仕事(1) ~特許に関する4業務~
知財の仕事(2) ~特許調査~
知財の仕事(2.1) 特許調査の裏側 ~IPDLは宝の山や~
知財の仕事(3) ~特許出願~
知財の仕事(3.5) ~審査請求~
知財の仕事(4) ~中間処理~
知財の仕事(5) ~権利行使~
知財の仕事(6) ~権利妨害~

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